Kappos在2023年PTAB大师赛上的表现:PTAB根本没有像预期的那样“成功”

2023-02-02

在本周周二和周三(1月31日–2月1日)在IPWatchdog位于弗吉尼亚州阿什本的总部举行的PTAB Masters 2023计划期间,前美国专利商标局(USPTO)局长David Kappos在小组讨论中解释了专利审理暨诉愿委员会(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)的潜在改革。他认为PTAB本来是要替代地方法院的,但“还没有成功”。 Kappos在美国发明法(AIA)的制定和实施期间担任主任,该法案建立了PTAB。

 

“没有预料到绝大多数诉讼程序会有同时进行的法庭诉讼程序,”Kappos评论道。他补充说,美国专利商标局局长也应该有广泛的自由裁量权,可以出于任何原因放弃提起AIA案件,但这也没有成功。

 

Brad Watts,现任美国商会创新政策副总裁,曾任参议院司法委员会知识产权小组委员会少数派首席法律顾问,也加入了PTAB改革小组,并表示,就解决某些问题的前景而言,知识产权法律和政策是“靠不住的”,因此国会的关注主要来自那些对其有知识和热情的人,例如参议员克里斯·库恩斯(D-DE)和Thom Tillis(R-NC)或代表Darrell Issa(R-CA)和Thomas Massie(R-KY)。 “这些是知识产权所有者需要关注的人,”Watts说。

 

为改革提出的潜在解决方案包括使PTAB和地方法院之间的举证责任保持一致,以及“选择你自己的冒险方法”,这将迫使请愿人决定是在PTAB还是地方法院提起诉讼,“但不是两者,”Kappos说。

 

在另一个回顾PTAB现状的小组讨论中,退休的美国联邦巡回上诉法院(CAFC)首席法官Paul Michel花了一些时间回顾了OpenSky v. VLSI的“曲折历史”。在PTAB的案件中,美国专利商标局局长Kathi Vidal去年发现OpenSky参与了敲诈勒索,但一开始甚至没有被驳回。 Michel说,“国会对[关于PTAB]的逐点假设被证明是错误的”,他们“应该重新审视整个情况”。由于美国专利商标局无法解决这些问题,即使他们愿意,因为法规目前的编写方式,国会必须介入解决诸如带来知识产权的长期要求和举证责任等问题。他补充说:“我希望[OpenSky]案丑闻的结果是国会重新进入舞台并澄清和纠正法律。”

 

在与Michel的同一个小组中,PTAB首席法官Scott Boalick告诉与会者,该署已收到4,000多条评论,以回应对董事审查请求发表评论的呼吁,迄今已处理了大约183份董事审查请求。 Boalick表示,当局正在“考虑制定规则的下一步”,涉及主任审查和其他问题,并且这些规则包正在“移动”。 Boalick补充说:“我们正在寻找对所有这些事情的评论。”

 

政府问责局(GAO)的Candice Wright也加入了周二的PTAB改革小组,并回顾了GAO对近日一项研究的调查结果,该研究发现75%接受调查的PTAB法官表示他们的独立性受到USPTO官员和PTAB管理层的影响。 Wright强调,GAO主要关注透明度。 “[在GAO的研究期间]变得清晰的一件事是[PTAB]法官只是想深入了解谁在对决定提供评论。这就是我们想要的透明度。如何营造一种信任的文化?”

 

Wright表示,USPTO现在正在采取措施处理GAO的建议,并且GAO即将对商标审判和上诉委员会(TTAB)和诉讼融资进行研究。

 

诉讼资助者:我们不害怕PTAB

在周二的一个议题为“评估PTAB威胁制定专利主张和资助策略”的小组讨论中,发言者大多是诉讼融资公司的代表,他们的发言让一些与会者感到惊讶,这些发言表明他们经常查看双方复审(IPR)过程。 “我们认为知识产权不是障碍,而是机会,”Omni Bridgeway的Sarah Tsou说。 “如果[今天]使专利无效那么容易,那么通过的专利要求就更有价值。”

 

小组中的其他人同意,有时风险可以得到回报。 “当终书面决定(FWD)有利于专利持有人时,这是非常有利的,”GLS Capital的Joel Merkin说。 Merkin还表示,在某些情况下,他甚至建议专利所有人的客户同意中止地区法院的诉讼,因为他们确信FWD会对他们有利,因为届时禁止反言将适用。

 

小组成员还表示,在资助者评估风险时,专利越多越好。 Burford Capital的Chris Freeman说:“知识产权是现实。我们必须按原样处理事情,”然而,他说PTAB仍然存在固有的不确定性。 “尽管我认为专利可能是有效的,但我不能说PTAB将要做什么,所以专利越多越好,”Freeman说。 Transpacific IP的BradClose表示,“主张单一专利的时代已经结束,”Tsou补充道:“我们需要真正的多样性。仅仅拥有10项完全相同并且会在相同问题受影响的专利并不好。”

 

PTAB法官给我们好的、坏的和丑陋的

周三,PTAB硕士课程以PTAB行政专利法官 (APJ)小组结束,他们向与会者提供有关如何在委员会面前取得成功的建议。法官们分享了技巧,例如避免在上诉中过分关注攻击审查员的推理;提出你有力的论点;遵守法律(特别是在第101条的范围内);并且不要害怕否认声明。 “如果你这样做,你就不会受到偏见,”PTAB副首席行政专利法官兼高级法律顾问Jacqueline Wright Bonilla说。

 

Bonilla试图消除她在该计划早些时候从小组成员和与会者那里听到的一些误解,例如PTAB不允许现场作证,或者董事会对次要考虑的证据持敌对态度。 Bonilla说,董事会有义务根据法律考虑次要考虑因素,但通常证据不够充分。

 

尾声,Bonilla敦促与会者利用美国专利商标局的动议修改试点计划,并提醒他们提交重新颁发或重新审查“是AIA审判之前、期间或之后的一种选择。”她还向听众介绍了该局的资源和指南,并敦促他们就目前悬而未决的关于PTAB和其他USPTO倡议变更的各种评论请求提交评论。

 

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